Теорията и практиката в патентното право застъпват виждането, че доктринално и фактически триизмерната марка и промишления дизайн реално постигат един и същи юридически резултат – защитата на визията на дадено изделие. Разликите обаче в правните последици от регистрацията на двата обекта на интелектуална собственост са съществени и следва да бъдат изследвани в дълбочина, с оглед правилното структуриране на дадено стратегическо решение, относно най-адекватния способ за защита, подведен към конкретен казус. От тази гледна точка намирам настоящата тема за особено интересна, защото тя стои в основата на решаване на юридически проблеми от теоретично и практическо естество, които касаят правилната регистрация на визията на даден продукт, в зависимост от няколко важни критерия:

- до колко същият е бил използван и е станал разпознаваем търговски преди датата на неговото заявяване като обект на индустриална собственост;

- колко точно изображения следва да обхване защитата;

- целен срок като бързина за извършване на регистрацията;

- каква е желаната от заявителя продължителност на регистрация;

- следва ли предварително избраният способ за защита да се съобрази с воденето на евентуални бъдещи юридически спорове, които биха били предрешени при неправилно избран обект на интелектуална собственост, който да е предмет на заявяването, съответно регистрацията.

1. Какво представлява триизмерната марка? Според легалното определение на чл.9, ал.1 от Закона за марките и географските означения(ЗМГО) марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Стеснителното тълкуване на тази норма ни води до извода, че триизмерна търговска марка е знак, представен графично, който представлява рисунка, фигура, форма на стоката или на нейната опаковка, които могат да бъдат представени графично и в конкретна комбинация от цетове. Съгласно чл.10 от ЗМГО првото върху такава марка е от категорията на абсолютните субективни права на първия заявител, което се придобива чрез регистрацията в Патентно ведомство, считано от датата на подаване на заявката. Срокът на регистрация на една триизмерна търговска марка е 10г., като той може да бъде удължен за същия период неограничено във времето, при заплащане на съответната поддържаща държавна такса в срока по чл.39, ал.3 от ЗМГО, касаещ нейното подновяване.

2. Какво е промишлен дизайн? В смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за промишления дизайн(ЗПрД) - "дизайн", е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Според легалното определение на ал.2 от същата норма, продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Съгласно чл.10 от ЗПрД правото върху промишлен дизайн е от категорията на абсолютните субективни права на заявителя, което се придобива чрез регистрацията в Патентно ведомство, считано от датата на подаване на заявката. Срокът на регистрация на дизайн е 10г. от датата на заявяване, като той може да бъде подновен за три последователни периода от по 5 години чрез заплащане на съответната поддържаща такса по чл.39, ал.1 от ЗПрД, т.е общата продължителност на един национален български промишлен дизайн сумарно не може да надвишава 25 години.

3. По какво се отличават и съответно по какво си приличат триизмерната търговска марка и промишления дизайн? И двата коментирани обекта на индустриална собственост графично представят рисунъка, формата, опаковката и цветовото съчетание на дадено изображение. От тази гледна точка, както бе отбелязано още в началото, те са идентични като правен резултат. Първоначалният срок на защита и при двата обекта също е 10г., но за разлика от промишлените дизайните, които са с лимитирана времева защита(те могат да бъдат подновявани за максимум три периода от по 5 години след първоначалния 10 годишен период на регистрация, т.е общата им валидност  може да бъде не повече от 25 години), то марките реално могат да бъдат вечни, като на всеки 10 години се подновяват за нов аналогичен период на валидност на регистрацията от 10 години.

Като говорим за срокове, естествено не е без значение от практическа гледна точка колко бързо може да бъде регистриран съответния обект на защита, защото правата и при марките и при промишлените дизайни възникват от датата на заявяване, но реалната съдебна - съответно гражданскоправна, административна или наказателноправна защита, може да бъде осъществена само и единствено след датата на регистрация. Тук следва да отбележа, че както националният промишлен дизайн, така и дизайнът на Общността например(който обхваща 28-те страни членки на ЕС) се регистрира за не повече от месец. Разликите с марките като срок на регистрационния процес е фрапираща, защото по закон(ЗМГО или Регламент 207/2009) една марка би следвало да се регистрира за 6 месеца – три месеца формална експертиза до дата на публикация и три месеца опозиционен период след нея(тук визирам националната процедура и тази в ОHIM). В сочения контекст следва да отбележа, че чисто технически българското Патентно ведомство никога не спазва срокове, като проточва формалната експертиза до 8 месеца преди датата на публикация, след което следва тримесечен опозиционен период. Причините за удължаването на формалната експертиза в българското Патентно ведомство може би се дължат на ограничен административен капацитет от гледна точка на персонала, като поради това регистрационният период на една марка по национален ред продължава неоправдано дълго - повече от 12 месеца(дори и когато няма опозиция). За разлика от българското ведомство, OHIM стриктно спазва всички срокове по регистрация на марката на Общността като процедурата и това в каква фаза от процеса в момента се намира марката, буквално може да бъде проследена по дни, но все пак дори и там регистрационния процес продължава 6 месеца(ако няма подадена опозиция). Ако бъде подадена опозиция срещу заявената марка, то процедурата ще се удължи с години, в зависимост от развоя на спора и фазите на обжалване, които ще претърпи – отдел “Опозиция”, Апелативен състав на съответното ведомство, съдебна фаза( в България преминаваща през Административен съд гр.София, в Европа – през Съда на Европейския съюз). Простичкият извод, които се налага от казаното е, че ако спешната процесулана защита на дадено изображение, обект на интелектуална собственост, изиска бързина при регистрация с цел мигновено осъществяване на правата на притежателя, то очевидно от тази гледна точка по подходящо е да заявим, съответно регистрираме промишлен дизайн, а не триизмерна търговска марка. Естествено веднага тук трябва да отбележим и другото предимство на промишлените дизайни пред марките – т.нар “множествена заявка” на дизайн може да съдържа до 7 изображения на един и същ продукт, т.е чисто образно дизайнът дава възможност за доста широко разкритие на визуалната представа за това, какво всъщност продуктът представлява, чрез представяне на фронтален изглед, такъв отгоре, отстрани, в разрез, триизмерно изображение и т.н, нещо, което дори при една триизмерна марка не може да се случи като образна отличителност, тъй като при нея представяното за регистрация изображение е само едно.

3.1. Проблемът “опорочена новост” при промишлените дизайни. Намирам за наложително в описания контекст да бъде дискутиран един практически момент, касаещ удачността на заявяване на промишлен дизайн спрямо триизмерна марка, особено ако първият е бил разпространен в търговията преди датата на неговата заявка. Тук се касае за критерия “новост” при промишлените дизайни, чието опорочаване би довело постфактум до заличаване на регистрирания дизайн от субект с правен интерес. Много често в практиката се оказва, че избираният способ за процесуална защита против регистриран дизайн, обект на отстояване на права в административно-наказателни производства по чл.65 от Закона за промишления дизайн(ЗПрД) или по граждански иск за нарушения на дизайн по чл.57 от ЗПрД, е инициирането на производство по заличаване против именно този противопоставим регистриран дизайн в хипотезата на чл.29, ал.2, т.3 от ЗПрД. Тази хипотеза закрепва правилото, че регистрацията се заличава по искане на всяко лице, когато дизайнът е идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПрД на дизайн, станал общодостъпен по какъвто и да е начин преди датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, където и да е по света, или е идентичен на дизайн, който е заявен преди датата на подаване на заявката за регистрация, съответно приоритетната дата, и регистриран по национален или международен ред или като дизайн на Общността(виж. решение №978 от 19.01.2012 по адм. д. №14375/2010 на ВАС). Фокусът тък е върху т.нар “опорочена новост”. Законът за промишления дизайн казва в чл.12, че дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи. Чисто практически погледнато определени правни субекти сами опорочават новостта на дизайна си, тъй като са направили грешката да го използват и разпостраняват търговски години преди заявяването му като обект на защита. Когато моментът на отстояване на тези права в съда настъпи, то субектите, на които са противопоставени тези права, атакуват дизайна точно на база опорочената му новост. Коментирам всичко това в детайл, защото в хипотезата на коментираната опорочена новост на дизайн, то очевидно по-подходящият способ на защита е изборът на заявяване на триизмерна марка на същото това изображение, чиято регистрация се цели, туй като спрямо търговските марки критерият “новост” е неприложим, поне не с оглед тяхната общодостъпност и търговско използване. Т.е ако изображението е станало общодостъпно по какъвто и да е начин една година преди заявяването или преди датата на приоритета на една търговска марка, това няма да е повод за нейното заличаване на соченото основание постфактум.

За да бъда абсолютно коректен следва да отбележа, че един промишлен дизайн може да бъде заличен и чрез противопоставянето спрямо него на един по-ранен обект на индустриална собственост с идентично изображение, възникнал по друг закон – в случая по-ранна триизмерна търговска марка(обект на защита по ЗМГО) в хипотезата на  чл.29, ал.2, т.2 от ЗПрД. Същото важи с обратен знак и спрямо юридическата опция за заличаването на една по-късно регистрираната триизмерна търговска чрез противопоставянето спрямо нея на един по-рано регистриран промишлен дизайн с идентично изображение, обект на индустриална собственост по ЗПрД – чл.26, ал.3, т.3, буква “г” от Закона за марките и географските означения(ЗМГО).

3.2. Проблемът “липса на отличителен характер” при триизмерните марки. Според чл.11, ал.1, т.2 от ЗМГО не се регистрира търговска марка, която няма отличителен характер. Постоянната национална съдебна практика и тази на Ведомството за хармонизация на вътрещния пазар(OHIM) приема виждането, че критериите за преценка на отличителния характер на триизмерните марки, състоящи се от външния вид на самата стока, не се различават от приложимите към останалите категории марки (виж. решение Freixenet/OHIM). При прилагането на тези общи за марките критерии следва все пак да се има предвид обстоятелството, че потребителят невинаги възприема по един и същ начин визуално една триизмерна марка, състояща се от външния вид на самата стока, в сравнение със словна или фигуративна марка, които представляват знак, независещ от това как изглеждат обозначените с нея стоки. Мотивите на повечето решения, постановени по темата сочат мотива, че на практика потребителите нямат навик да предполагат какъв е произходът на стоките, изхождайки от тяхната форма или от формата на тяхната опаковка, в отсъствие на какъвто и да било словен или графичен елемент, като в резултат би могло да се направи изводът, че е по-трудно да се установи отличителният характер на триизмерна марка отколкото този на словна или фигуративна марка. Ето защо съдилищата приемат, че триизмерна марка, състояща се от опаковка на стока, има отличителен характер само ако позволява на потребителят на стоката, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, да разграничи дадена стока от стоките на конкурентни предприятия, без да извършва анализ или сравнение и без да проявява особено внимание (решения от 12 февруари 2004 г., Henkel, C‑218/01 и от 29 април 2004 г., Eurocermex/ ОHIM относно форма на бирена бутилка, T‑399/02). Всичко това води до фактическия, а от там и правен извод, че само една триизмерна търговска марка, която значително се различава по своята форма или визия от стандартните, вече публично известни и поради това станали обичайни, други изображения в даден стопански сектор, може да изпълнява основната си функция да указва произхода, т.е да не е лишена от отличителен характер в хипотезата на чл.11, ал.1, т.2 от ЗМГО, съответна на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (вж. решение Freixenet/OHIM).

Пример от съдебната практика по темата е постановеното неотдавна (на 24 февруари 2016г.) решение на OHIM по дело T‑411/14, което касае спор за отказ на регистрация на ненабраздената контурна бутилката на “Coca Cola”, заявена като триизмерна марка на Общността. Решението касае отказ за регистрация на абсолютни основания поради липса на отличителен характер на марката. Съдът на Европейския съюз приема виждането, че за да се допусне регистрацията на марка по силата на член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009, отличителният характер, придобит чрез използването на същата марка, трябва да се докаже в частта от Съюза, в която тя не е имала такъв характер предвид член 7, параграф 1, букви б)—г) от посочения регламент. Освен това придобиването на отличителен характер в резултат на използването трябва да е станало преди подаването на заявката за регистрация. По отношение на марки, които не са словни, като триизмерните, следва да се презумира, че преценката на отличителния им характер е една и съща в целия Съюз, освен при наличието на конкретни белези в противен смисъл. Следователно марката трябва да е придобила отличителен характер чрез използването ѝ в целия Съюз, за да може да бъде регистрирана съгласно член 7, параграф 3 от същия регламент (вж. решение от 12 септември 2007 г., Glaverbel/OHIM относно структура на стъклена повърхност, T‑141/06). OHIM приема също така, че за придобиването на отличителен характер чрез използването на триизмерна марка се изисква поне една съществена част от съответните потребители да разпознава благодарение на марката обхванатите стоки или услуги като произхождащи от определено предприятие. Ето защо обстоятелствата, при които условието, свързано с придобиването на отличителен характер чрез използването, не може да се разглежда като изпълнено само въз основа на общи и абстрактни данни като например определени процентни стойности. Доказването на отличителния характер, придобит чрез използването, не може да стане единствено с представяне на данни за обемите на продажбите и за рекламните материали. Освен това сам по себе си фактът, че знакът е бил използван на територията на Съюза от известно време, също не е достатъчен, за да се докаже, че потребителите, за които са предназначени съответните стоки, възприемат знака като указание за търговски произход (виж. в този смисъл решение Glaverbel/OHIM).

Спрях се на този пример с триизмерната марка, касаеща бутилката на “Coca cola”, за да мога да обоснова факта, че дори марката на опаковката на един на пръв поглед общоизвестен продукт, понякога трудно може да бъде определена като ползваща се с отличителност и това да се яви проблем по отношение на избора на обект за защита – най-вече относно преценката търговска марка или промишлен дизайн.

Етo защо в заключение бих искал да изтъкна обстоятелството, че макар и на прима виста триизмерната марка и промишления дизайн да изглеждат “едно и също нещо”, то подходът към избора на един от двата обекта при заявяване следва да бъде прецизно преценен на базата на оценката на множество аргументи “за” и “против”, които да са подведени през презумпцията за евентуално бъдещо конкретно развитие на всеки отделен казус, без опити за унифициране, тъй като това би довело очевидно до сериозни негативни юридически последици постфактум(визирам казуса “Coca Cola”).

Автор: адв.Атанас Костов